外观设计专利侵权诉讼适用禁止反悔原则之探讨

【专利情况】

专利名称：饮水机（一）

专利号：ZL×××××××6.8

授权日期：2001年8月15日

专利权人：凯某公司

【案例要点】

外观设计专利侵权案件中鲜有适用禁止反悔的情形，本案例是为数不多的在外观设计专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则的案例。

【案情简介】[3]

2000年11月8日，凯某公司向国家知识产权局申请了名称为“饮水机（一）”的外观设计专利，2001年8月15日公告授权，专利号为ZL×××××××6.8。2002年4月12日，凯某公司购得“正广和”牌YR5-12F型台式饮水机一台，该饮水机由华某电器公司、上海华某公司共同制造。凯某公司认为华某电器公司、上海华某公司生产的上述饮水机侵犯其外观设计专利权，遂向原审法院提起诉讼，请求判令华某电器公司、上海华某公司停止侵权行为、连带赔偿经济损失30万元、公开赔礼道歉并承担案件诉讼费用。

一审法院认为，本案争议的焦点集中在被控侵权饮水机的设计是否与专利设计相近似。华某电器公司、上海华某公司认为，被控侵权饮水机设计与专利设计不相近似，主要是专利前额不同： “饮水机的顶盖有一向上凸起的圆台形平座，饮水机的前额是从顶面圆台位置圆弧过渡到前额底边”，该特点是国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）认为涉案专利与现有技术的区别之一。而这种前额与前台之间的位置或过渡关系在被控侵权产品中没有体现。但一审法院并没有采纳该理由，认为被控侵权产品和专利产品相近似，侵权成立。华某电器公司和上海华某公司均不服，依法提起上诉。

在二审中，华某电器公司和上海华某公司称：一审判决没有适用禁止反悔原则。专利复审委第5077号无效决定中，维持本案专利权有效的主要理由之一为“本专利饮水机的前额从顶面圆台位置圆弧过渡到前额底边”，该特征是本案专利的重要特征，原判对此未认定，淡化了被控侵权产品与专利产品的差别，从而作出错误结论。

二审法院认为，在进行侵权比对认定之前，首先应当确定涉案专利的保护范围，只有落入了专利保护范围内的被控侵权产品才构成侵权。而对于经过无效宣告程序的专利权，法院应该审视专利权人在有关文件中所作出的对专利保护内容的理解以及对专利保护范围的限定的陈述，同时也应更为关注专利复审委作出维持专利有效或宣告专利无效的决定的理由，并借助此陈述和理由，确保专利的保护范围不作扩大或缩小的解释，保持对专利保护范围解释的一致性。

本案中，华某电器公司、上海华某公司曾就涉案专利“饮水机（一）”（专利号ZL×××××××6.8）向专利复审委提出无效宣告请求，专利复审委作出了维持专利权有效的第5077号审查决定，该决定后经一、二审行政诉讼，最终被维持。该决定认为将专利与对比文件相比较后，二者整体形状相近似，均近似于正方体；各部分之间所设计零件的安放位置均相同。二者主要区别点在于：（1）饮水机前额形状不同，本专利饮水机的前额从顶面圆台位置圆弧过渡到前额底边，前额底边为向下半圆弧形；（2）接水槽形状不同，本专利接水槽为圆弧形，前缘与前额相等；（3）饮水机的侧面不同，本专利饮水机侧面为纵向凸面。该决定还同时认为饮水机的正面是该类产品的视觉要部，上述区别点（1）、（2）为显著差别，区别点（3）属于局部细微差别，鉴于本专利与对比文件形状存在显著差别，从而以此为由维持了涉案专利的效力。由此，我们不难看出涉案专利得以维持有效的理由在于其在前述的三个方面存在与现有外观设计的显著差别，这些差别构成了该外观设计专利中具有创新的部分。因此，在考察涉案专利的保护范围时，应当将前述几项区别点作为专利的重要特征，并在侵权判定时加以比对。从主视图来看，专利饮水机的前额是从顶面圆台位置圆弧过渡到前额底边，且上缓坡与边柱之间形成过渡沟，该过渡沟一直延伸到用于安装接水桶的环唇；被控侵权产品的前额与边柱之间较为连贯，形成一整体，没有分界线。而被控侵权产品的特征正是在专利无效中专利权人认为区别其外观设计专利的地方，因此应当适用禁止反悔原则。最终认为华某电器公司、上海华某公司不构成侵权。

【案例评析】

本案是外观设计专利侵权适用禁止反悔原则的典型案例。由此引发了两个问题：（1）外观设计专利侵权诉讼能否适用禁止反悔原则；（2）外观设计专利侵权诉讼适用禁止反悔原则需要满足什么样的条件。

（一）外观设计能否适用禁止反悔原则

禁止反悔原则是指为了获得或维持专利权，专利申请人或专利权人对专利申请文件或授权文件做出了导致专利权保护范围缩小的声明，对其放弃的专利权保护内容不得寻求法律保护。[4]

对于外观设计是否适用禁止反悔原则，有两种截然对立的观点。一种观点认为外观设计不适用禁止反悔原则，另一种观点认为外观设计可以适用禁止反悔原则。反对的理由又可分为以下两种：第一种理由是认为禁止反悔原则的适用以等同原则的适用为前提，而外观设计是不存在等同侵权的，因而外观设计不适用禁止反悔原则；第二种理由是有人将美国的专利申请历史禁止反悔原则等同于禁止反悔原则，而在美国专利法中并不包括外观设计，因此外观设计不适用于禁止反悔原则。

有法官认为，禁止反悔原则是等同原则之下的一个侵权判定原则，既然外观设计侵权不能适用等同侵权，当然也不适用禁止反悔原则。[5]这里就牵涉一个问题：等同原则和禁止反悔原则究竟是何种关系。

有人认为禁止原则依附于等同原则而存在，这种观点可概括为依附说。在一个案件中，只有当等同原则予以适用时，禁止反悔原则才有适用的余地，同时认为禁止反悔原则是对等同原则的限制。支持者认为禁止反悔原则不过是对等同原则的限制，其本身不能独立出现在专利侵权诉讼中[6]。等同原则的适用是禁止反悔原则适用的前提，但是等同原则的适用并不必然导致禁止反悔原则的适用。[7]

依附说在实务中以日本为典型，日本最高法院在“无限折动用滚珠花键轴承”案中指出，即使被控侵权物与权利要求记载的技术特征存在差异，当具备五个条件时，被控侵权物作为权利要求范围记载构成的等同物，仍属于专利发明的技术范围，第五个条件为：在专利发明申请手续时，并不存在这样的特殊情形，即被控侵权产品或者方法的技术范围被有意地排除于权利要求书之外。那么，此时可认为被控侵权产品构成对专利要求书所记载的技术范围的等同侵权。[8]

还有一种观点认为禁止反悔原则和等同原则两者互为独立，这种观点可以概括为独立说。独立说认为禁止反悔原则和等同原则相互独立，两者在各自的范围内产生作用。而之所以禁止反悔原则能对等同原则产生限制作用，不过恰好是两者作用的重合。

也有学者认为等同原则和禁止反悔原则在适用上不应当有优劣之分，两者都有其自身的价值，其适用方法应当因个案而定。[9]

笔者认为禁止反悔原则有其独立的价值。其不仅有自己不同于等同原则的法理基础，而且发挥的作用也与等同原则不同。等同原则在某种程度上扩张了专利权保护范围，而禁止反悔原则则恰恰相反，它禁止专利申请人或专利权人出尔反尔，限缩了专利权的保护范围。而禁止反悔原则对等同原则之所以能产生限制作用，不过是禁止反悔原则放弃的内容可以适用等同原则而已。如果是在相同侵权中，那么等同原则无适用的必要，而此时禁止反悔原则仍然可以发挥作用。

既然禁止反悔原则的适用并不以等同原则为前提，那么外观设计适用禁止反悔原则也不得因其无法适用等同侵权而遭到否定。而至于美国专利申请审查历史禁止反悔原则仅适用于发明和实用新型，不能简单地套用美国的专利制度来否定外观设计适用于禁止反悔原则。因此上述两种理由都显得太牵强。

实际上外观设计也应当适用禁止反悔原则。从禁止反悔原则适用的条件来看，在专利申请或无效过程中专利申请人或专利权人同样可以通过声明来消除实质性缺陷从而获得专利权。因此从理论上来说，外观设计适用禁止反悔原则是完全可行的。

（二）外观设计适用禁止反悔原则的条件

禁止反悔原则适用必须同时满足下面两个条件：（1）声明对获得或维持专利权产生了实质性作用；（2）声明缩小了专利权保护范围。

所谓实质性作用是指声明对获得或维持专利权所产生的有利作用。结合《专利审查指南》，笔者认为对于外观设计专利而言，能够产生实质性作用的声明有：（1）不属于现有设计的声明；（2）关于图片、照片清楚的声明；（3）关于单一性的声明。

如果在外观设计的申请或无效过程中，专利权人为了获得或维持专利权做出上述声明，并且该声明导致了专利权保护范围的限缩，那么就放弃的保护范围不得再寻求法律保护。

就本案而言，在无效过程中，专利权人为了维持专利权，做出了这样一个声明，即“本专利饮水机的前额从顶面圆台位置圆弧过渡到前额底边，前额底边为向下半圆弧形”，并且认为该特点是本专利的创新之处，不同于现有设计。应当属于上述三个声明中的“不属于现有设计的声明”，同时该声明直接导致了专利权保护范围的缩小，将不属于该设计特点的饮水机前额排除在外。而被控侵权产品恰好就是被专利权排除在保护范围之外的设计，因此应当运用禁止反悔反则禁止专利权人出尔反尔。